การตรวจสอบระหว่างคู่กรณี
| กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา |
|---|
| กฎหมาย |
| ประเภทของคำขอสิทธิบัตร |
| ขั้นตอน |
| หัวข้ออื่นๆ |
ในกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี ( Inter Partes Review หรือIPR ) คือกระบวนการสำหรับการโต้แย้งความถูกต้องของ สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา
ประวัติศาสตร์
กระบวนการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี (inter partes review) ได้รับการประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ America Invents Act [ 1 ] โดยกระบวนการนี้เข้ามาแทนที่กระบวนการตรวจสอบก่อนหน้านี้ที่เรียกว่า การ ตรวจสอบซ้ำระหว่างคู่กรณี ( inter partes reexamination ) ซึ่งมีที่มาจาก กระบวนการตรวจสอบซ้ำ ฝ่ายเดียว (ex parte reexamination ) ภายใต้ระบบฝ่ายเดียว บุคคลใดๆ ก็สามารถท้าทายความถูกต้องของสิทธิบัตรได้ตลอดเวลา โดยอ้างว่าข้อเรียกร้องนั้นชัดเจนหรือไม่ใหม่เมื่อพิจารณาจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว[ 2 ]ภายใต้การตรวจสอบระหว่างคู่กรณีหลังปี 2555 ผู้ร้องจะต้องแสดงให้เห็นถึง "ความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผล" ที่ฝ่ายที่ท้าทายสิทธิบัตรนั้น "จะชนะ" ในข้อพิพาท แทนที่จะต้องแสดงให้เห็นถึง "คำถามใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการจดสิทธิบัตร" [ 2 ]
กระบวนการ
การตรวจสอบระหว่างคู่กรณีใช้เพื่อท้าทายความสามารถในการจดสิทธิบัตรของข้อเรียกร้องหนึ่งข้อหรือมากกว่าในสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยเหตุผลที่สามารถยกขึ้นได้ภายใต้ 35 USC §§ 102 ( ความใหม่ ) หรือ103 ( ความไม่ชัดเจน ) เท่านั้น และโดยอาศัยหลักฐานก่อนหน้าซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตรหรือสิ่งพิมพ์เท่านั้น[ 3 ]กระบวนการนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาและอุทธรณ์สิทธิบัตร (PTAB) [ 4 ]ในขณะที่ความถูกต้องของสิทธิบัตรเคยต้องมีการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในศาลแขวง กระบวนการตรวจสอบระหว่างคู่กรณีอนุญาตให้ PTAB จัดการไต่สวนกับฝ่ายต่างๆ และตัดสินใจจากนั้น การอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของ PTAB จะได้รับการพิจารณาโดยศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับวงจรของรัฐบาลกลางกระบวนการนี้ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการดำเนินคดีสิทธิบัตร การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนอาจต้องใช้เงินหลายล้านดอลลาร์จากฝ่ายต่างๆ ในขณะที่การตรวจสอบระหว่างคู่กรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพียงหลักแสนดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้นในบางกรณี[ 5 ]
บุคคลหนึ่งอาจยังคงยื่นคำคัดค้านสิทธิบัตรในศาลแขวงแทนที่จะร้องขอการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี[ 6 ]ณ กลางปี 2560 มีสิทธิบัตรมากกว่าหนึ่งพันรายการถูกยกเลิกอันเป็นผลมาจากกระบวนการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี และมีการพิจารณาคดีตรวจสอบระหว่างคู่กรณีมากกว่าศาลวงจรแต่ละแห่งจนถึงกลางปี 2560 [ 6 ]
บทวิเคราะห์และข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
การนำระบบการทบทวนระหว่างคู่กรณีมาใช้ได้รับการตอบรับที่หลากหลายจากบริษัทอเมริกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่นApple , Google , IntelและAmazonสนับสนุนระบบนี้และใช้กระบวนการทบทวนระหว่างคู่กรณีเพื่อท้าทายสิทธิบัตรที่ไม่แน่นอนที่ถือครองโดยผู้ที่พวกเขามองว่าเป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์จากสิทธิบัตรและเพื่อป้องกันการท้าทายสิทธิบัตรของตนเองจากบริษัทอื่น[ 5 ]ตัวอย่างเช่น Apple ได้ขอให้มีการทบทวนระหว่างคู่กรณีเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เป็นของVirnetX ; VirnetX ได้ฟ้อง Apple ในศาลในข้อหาละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งศาลตัดสินให้ VirnetX เป็นฝ่ายชนะและส่งผลให้ Apple ถูกปรับเป็นเงินกว่า1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหาก Apple ประสบความสำเร็จในการทบทวนระหว่างคู่กรณี Apple จะสามารถเพิกถอนคำตัดสินของคดีละเมิดสิทธิบัตรนี้ได้[ 7 ]
อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านชีวการแพทย์และเภสัชกรรม ต่างวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการทบทวนระหว่างคู่กรณี (inter partes review) เนื่องจากกระบวนการนี้เปิดโอกาสให้คู่แข่งสามารถท้าทายสิทธิบัตรของตนได้ง่าย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสิทธิบัตรเหล่านี้ถือเป็นผลลัพธ์ของการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก กรณีหนึ่งที่ได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางคือกรณีของKyle Bassผู้จัดการของ Coalition for Affordable Drugs (CFAD) Bass ได้ท้าทายความถูกต้องของสิทธิบัตรของบริษัทยา 28 แห่งผ่านกระบวนการทบทวนระหว่างคู่กรณี โดยอ้างว่าเขาต้องการเพิกถอนสิทธิบัตรที่อ่อนแอซึ่งทำให้ผู้บริโภคต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพื่อทำให้ยาที่อยู่ภายใต้สิทธิบัตรเหล่านั้นมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น[ 8 ] [ 9 ]บริษัทยาที่ Bass มุ่งเป้าไปกล่าวหาว่าจุดประสงค์เดียวของการท้าทายความถูกต้องคือเพื่อให้ Bass สามารถขายชอร์ตในตลาดและทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทได้[ 10 ]อย่างไรก็ตาม การศึกษาเหตุการณ์อย่างน้อยหนึ่งกรณีระบุว่า หากบาสส์ได้ดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจริง เขาจะไม่สามารถทำกำไรได้ เพราะ "คำร้องขอ ทบทวน ระหว่างคู่กรณี ของเขา ... ไม่ได้สร้างผลตอบแทนเชิงลบที่มีนัยสำคัญทางสถิติอย่างสม่ำเสมอในราคาหุ้นของผู้ถือสิทธิบัตร" [ 11 ]
แรนดัล เรเดอร์อดีตหัวหน้าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลาง วิพากษ์วิจารณ์กระบวนการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี โดยระบุว่าผู้พิพากษาฝ่ายบริหารจำนวนน้อยใน PTAB จะ "ทำหน้าที่เหมือนหน่วยสังหาร ทำลายสิทธิในทรัพย์สิน" [ 12 ]คำว่า "หน่วยสังหารสิทธิบัตร" ถูกนำมาใช้บ่อยครั้งเพื่ออ้างถึง PTAB โดยผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การตรวจสอบระหว่างคู่กรณี[ 6 ]
ผู้คัดค้านการตรวจสอบระหว่างคู่กรณีได้พยายามผลักดันทั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายผ่านทางรัฐสภาสหรัฐฯ และการขอคำวินิจฉัยคดี
ภูมิคุ้มกันอธิปไตย
ในปี 2017 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สิทธิบัตรได้ตัดสินว่าสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฟลอริดาไม่สามารถถูกท้าทายได้ เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันอธิปไตยภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมที่สิบเอ็ดของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลฟลอริดา[ 13 ] [ 14 ]จากนั้นบริษัทกฎหมายสิทธิบัตรบางแห่งจึงเริ่มแนะนำผู้ถือสิทธิบัตรให้ขายสิทธิบัตรและเช่าคืนจากชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันซึ่งมีอำนาจอธิปไตยของชนเผ่า[ 6 ]ในปี 2018 ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่าอำนาจอธิปไตยของชนเผ่าไม่ได้ปกป้องสิทธิบัตรเหล่านี้จากการท้าทาย เนื่องจาก PTO เพียงแค่พิจารณาการกระทำก่อนหน้านี้ใหม่[ 15 ]
Cuozzo Speed Tech v. Lee (2016)
ในปี 2559 ศาลฎีกาได้ตัดสินในคดีCuozzo Speed Technologies, LLC v. Leeว่าหน่วยงานสิทธิบัตรอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่จะออกระเบียบที่ตีความคำกล่าวอ้างในสิทธิบัตรที่ออกแล้วตาม "การตีความที่สมเหตุสมผลที่กว้างที่สุด" [ 2 ]แทนที่จะใช้การตีความที่จำกัดกว่าโดยอิงจาก "ความหมายที่ชัดเจนและธรรมดา" ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในศาล[ 16 ]การพิจารณานี้มีพื้นฐานมาจากคดีChevron USA, Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc. (" การพิจารณาตามแบบChevron ") ซึ่งกำหนดการทดสอบทางกฎหมายเพื่อพิจารณาว่าจะให้ความเคารพต่อการตีความกฎหมายของหน่วยงานรัฐบาลที่ตนบริหารเมื่อข้อความนั้นคลุมเครือหรือไม่[ 2 ]นอกจากนี้พวกเขายังแสดงความคิดเห็นว่ามาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สาธารณะของกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากการตีความคำขอสิทธิบัตรตามการตีความที่สมเหตุสมผลในวงกว้างที่สุดจะช่วยปกป้องสาธารณะโดยเพิ่มโอกาสที่ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะปฏิเสธคำขอสิทธิบัตรโดยอ้างว่ากว้างเกินไป ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ยื่นคำขอเขียนคำขอให้แคบลงและป้องกันไม่ให้สิทธิบัตร "ผูกมัดความรู้มากเกินไป ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ประชาชนสามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ที่เปิดเผยและเข้าใจขอบเขตทางกฎหมายของคำขอได้ดียิ่งขึ้น" [ 17 ]
การตัดสินใจยังยืนยันด้วยว่าการตัดสินใจของ PTAB ในการอนุมัติกระบวนการ IPR ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อศาลรัฐบาลกลางได้ เนื่องจากข้อความของ §314(d) ของกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจดังกล่าว "ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้" [ 2 ]
Oil States v. Greene's Energy (2018)
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีOil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLCซึ่งรับรองความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญของการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี คำถามทางกฎหมายที่ถามต่อศาลคือว่ารัฐสภาได้ละเมิดรัฐธรรมนูญ (โดยเฉพาะมาตรา IIIหรือการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7 ) โดยการมอบอำนาจตุลาการให้แก่ PTAB ผ่านการตรวจสอบระหว่างคู่กรณีซึ่งโดยปกติแล้วเป็นอำนาจของระบบตุลาการหรือไม่ ในการตัดสินด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 2 ศาลพบว่าการให้สิทธิบัตรถือเป็นสิทธิสาธารณะและรัฐสภามีอำนาจที่จะมอบอำนาจให้สำนักงานสิทธิบัตรพิจารณาการให้สิทธิบัตรใหม่ได้เนื่องจากถือเป็นสิทธิสาธารณะ[ 18 ]
SAS Institute Inc. กับ Iancu (2018)
ในขณะเดียวกันกับ คำตัดสินของ Oil Statesศาลฎีกาได้ตัดสินในคดีSAS Institute Inc. v. Iancuว่า PTAB จะต้องรวมการตัดสินใจในแต่ละข้อเรียกร้องที่ถูกท้าทายภายในการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี แม้ว่าจะมีการตรวจสอบเพียงบางส่วนของข้อเรียกร้องเหล่านั้นในระหว่างการดำเนินคดีก็ตาม การที่ PTAB ตัดสินในแต่ละข้อเรียกร้องที่ถูกท้าทาย จะทำให้ข้อเรียกร้องเหล่านั้นไม่สามารถถูกท้าทายอีกครั้งในคดีอื่น นอกเหนือจากการอุทธรณ์การตรวจสอบของ PTAB [ 18 ]
Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP (2020)
ในปี 2020 ศาลฎีกาได้ตัดสินในคดีThryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LPว่าการตัดสินใจว่าจะเริ่มหรือไม่เริ่มการตรวจสอบระหว่างคู่กรณี รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับวันกำหนดเส้นตาย 1 ปีสำหรับการยื่นคำร้องขอตรวจสอบระหว่างคู่กรณี ไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาล[ 19 ]